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浅谈专利、商标、著作权案件中的合法来源抗辩规则

作者甘菲


导读

合法来源抗辩是知识产权中的重要规则,我国的《专利法》第七十七条、《商标法》第六十四条第二款、《著作权法》第五十九条第一款都对该项规则做了相关规定。在这三部法律中,《专利法》和《商标法》中明确规定了销售者不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品是侵犯注册商标专用权的商品,能提供合法来源的或是合法取得并说明提供者的,不承担赔偿责任。而《著作权法》对于合法来源抗辩规则规定的表达方式与《专利法》、《商标法》不同。本文将简单分析这三部法律及司法实践中对于合法来源抗辩规则的认定。

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一、什么是合法来源?

合法来源是指通过合法的销售渠道、通常的买卖合同等正常商业方式取得产品。合法来源的定义就直接说明生产者并不能适用合法来源抗辩原则。


二、三部法律及司法实践对合法来源抗辩的认定


(一)专利法中及司法实践对合法来源抗辩的认定

《专利法》第七十七条:为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品,能证明该产品合法来源的,不承担赔偿责任。

从上述条款可看到专利法适用合法来源抗辩的两个要件:一是主观要件,即销售者不知道是未经专利权人许可;这个不知道是指实际不知道且应当不知道;二是客观要件,即该产品有合法来源。

在司法实践中,如果销售者能够证明其遵从合法、正常的市场交易规则,取得所售产品的来源清晰、渠道合法、价格合理,则应认为销售者已经尽到作为诚信经营者所应负的合理注意义务,进而可以推定其主观上对所销售的产品侵害他人专利权善意不知情。如果销售者能提供产品进货单据、发票、证明其通过合法的销售渠道、以正常的市场价格和交易方式取得产品,即符合产品有合法来源的客观要件。

例如在“北京仁恒德医药科技有限公司与湖州爱心母婴保健服务有限公司等侵害发明专利权纠纷上诉案”中,法院认为现有证据已证实湖州市妇幼保健院和爱心母婴公司通过合法的销售渠道、以正常的市场价格和交易方式从欣容轩公司处购得被诉侵权产品,来源清晰、渠道合法、价格合理,故可推定湖州市妇幼保健院和爱心母婴公司对所销售的产品侵害他人专利权善意不知情。


(二)商标法中及司法实践对合法来源抗辩的认定

《商标法》第六十四条第二款:销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品,能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的,不承担赔偿责任。

从上述条款中可以看到商标法适用合法来源抗辩有三个要件:一是销售者主观上不知道;二是商品是合法取得;三是说明了商品的提供者。

在司法实践中,销售者必须同时具备上述三个要件,才不承担赔偿责任。也就是销售者要主观不知情,遵从合法、正常的市场交易规则,支付了相应对价,说明的商品提供者是合法存在的,才能被法院认定可以适用合法来源抗辩规则。

例如在“西安美华金唐国际酒店有限公司与中国贵州茅台酒厂有限责任公司侵犯注册商标专用权纠纷上诉案”中,西安美华金唐公司虽然以当时的市场价从授权的经销商处购买了两箱茅台酒,并提供了西安市新城区福顺精品烟酒行的证明,但该烟酒行并未经过工商行政管理部门注册登记,即提供者是不存在的,因此未得到法院的采信,不能认为西安美华金唐公司的商品是合法取得并说明了商品的提供者。因此不符合《商标法》规定的不承担赔偿责任的条件。


(三)著作权法中及司法实践对合法来源抗辩的认定

《著作权法》第五十九条第一款:复制品的出版者、制作者不能证明其出版、制作有合法授权的,复制品的发行者或者视听作品、计算机软件、录音录像制品的复制品的出租者不能证明其发行、出租的复制品有合法来源的,应当承担法律责任。

从上述条款中可以看到,《著作权法》对合法来源抗辩并没有做出主观要件的明确要求,但在司法实践中却已达成共识:法院普遍认为,参考一般侵权责任的归责原则,合法来源抗辩需要同时满足被诉侵权者无主观过错及被诉侵权商品具有合法来源两项条件。

例如,在“宁乡县横市镇添乐日用品商店、广东原创动力文化传播有限公司著作权权属、侵权纠纷”案中,湖南省高级人民法院认为被诉侵权商品系三无产品,明显不符合产品质量法对于商品标识的要求;添乐日用品商店作为经营多年的销售者,理应知晓该商品存在较大的侵权风险,却疏于履行相应的注意义务,主观上存在过错,不符合合法来源抗辩成立的主观要件,其合法来源抗辩不成立,应当承担停止侵权及赔偿损失的责任。湖南省高级人民法院认为合法来源抗辩需要同时满足被诉侵权者无主观过错及被诉侵权商品具有合法来源两项条件。主观要件,需要证明被诉侵权者不知道发行的是侵权商品,作为一种消极事实,一般应由权利人举证证明被诉侵权者知道或者应当知道的主观状态;如权利人无法证明,则一般可以推定被诉侵权者没有主观过错。对于被诉侵权商品是否具有合法来源,应当由发行者、出租者举证证明被诉侵权商品具有合法的购货渠道,合理的价格和直接的供货方。

再例如在“苏州艺唐丝绸文化有限公司与瑞蚨祥(北京)投资管理有限公司等侵害作品复制权、信息网络传播权纠纷上诉案”中,江苏省苏州市中级人民法院认为关于被控侵权产品是否具有合法来源的问题,瑞蚨祥绸布店及瑞蚨祥公司在其一审提交的答辩状中陈述:正因其明知涉案产品是菲尔玛公司库存品,故已和菲尔玛公司确认涉案产品不涉及第三方权利,并被告知涉案产品是原订货方因质量缺陷拒绝接收而存放于菲尔玛公司约一年的库存品,符合行业惯例。在一审庭审中,瑞蚨祥公司及瑞蚨祥绸布店亦称其明知涉案产品是为第三方生产的,但制造时间已经过了一年,按照行业惯例进行了采购。本案中,即使如瑞蚨祥绸布店及瑞蚨祥公司所称,其是在被起诉后才获悉菲尔玛公司与艺唐公司之间的委托加工协议,但其在向菲尔玛公司购货时已明知涉案产品系菲尔玛公司为第三方生产的库存品或瑕疵品,理应对该批货物上是否可能存在第三方的著作权、商标权等权利尽到更高的审查和注意义务,瑞蚨祥绸布店及瑞蚨祥公司未举证证明其已尽到了上述义务,故其合法来源抗辩不能成立。江苏省苏州市中级人民法院认为判断侵权人有无主观过错可以根据侵权人对事实上无合法授权的发生是否尽到了合理的注意义务予以确定。



结论:《专利法商标法明确规定了合法来源抗辩规则需要满足主观及客观两个要件著作权法虽然未对合法来源抗辩原则中的主观要件进行规定但是在司法实践中亦要求合法来源抗辩规则的适用应满足主观及客观两个要件。



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