司法实践对“贴牌加工行为是否构成商标侵权”的认定演变
作者：甘菲
导读：
改革开发之初，我国开始了贴牌加工的生产道路，贴牌加工，是我国制造业参与国际竞争的重要方式，贴牌加工在我国出口贸易中有着重要地位。贴牌加工是否属于我国商标法意义上的商标使用？法院在不同时期给出了不同的回答。
关键词：贴牌加工；OEM；商标使用；侵权；出口
一、贴牌加工的定义
贴牌加工，英文简称OEM（Original Equipment Manufacture)，是指委托人负责品牌、研发设计和市场销售，由加工商负责生产的商业模式。作为制造业大国，贴牌加工是我国制造业参与国际竞争的重要方式，对于推动制造业升级、振兴实体经济具有极为重要意义。随着产业升级，国家贸易方式多元化，我国司法实践对于贴牌加工是否侵权的观点也在不断变化。
（一）司法实践从哪些角度分析“生产+出口”属于贴牌加工行为
司法实践认定“生产+出口”是否为贴牌加工行为的方法具体包含以下几个方面：1、贴牌加工的产品是否在国内市场上流通？
顾名思义，贴牌加工的产品是在中国生产后，通过出口的方式向国外公司完成供货。那么，在生产完成到出口这一环节是没有在国内市场上进行流通。当然也有一些国内生产商，在接到国外公司订单后，超量生产一些产品，并以外贸尾单的方式在国内市场销售，这种情况属于例外，已经形成了国内市场上的流通。2、国外企业是否有相应的商标权利证书或授权？
国内生产商需要审查国外企业所提供的商标证书及授权委托书，确认其有权进行相关的委托。在深圳新霸科技有限公司与汕头市新裕实业有限公司侵害商标权纠纷再审案中，汕头市新裕实业有限公司的委托方美国顶点公司并未获得美国“COBY”商标注册权人关于生产耳机商品的授权，因此汕头市新裕实业有限公司的生产+出口并没有被认定为贴牌加工行为。随着经济的发展与国人知识产权意识的增强，国内的生产厂家接到贴牌订单后，按照合同生产完成，出口时却被海关查控，理由是国内商标权利人在海关进行了商标备案登记，海关根据权利人的海关备案对出口产品进行查控。那么这种贴牌加工行为是否侵害了国内商标权利人的商标权呢？（二）司法实践对“贴牌加工行为是否构成商标侵权”的认定演变 1、第一个时期：不同地区法院有不同的观点
北京市高级人民法院制定的《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》（现已失效）中就有这样一个问题：“受境外商标权人委托定牌加工的商品仅用于出口，其商标与权利人的注册商标相同或者近似的，其行为是否构成侵权？”《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》认为造成相关公众的混淆、误认是构成侵犯注册商标专用权的前提。定牌加工是基于有权使用商标的人的明确委托，并且受委托定牌加工的商品不在中国境内销售，不可能造成相关公众的混淆、误认，不应当认定构成侵权。”而在2006年4月，广东省高级人民法院在佛山市泓信贸易有限公司与深圳市恩同实业有限公司商标侵权纠纷上诉案中作出（2006）粤高法行终字第22号判决，认为泓信公司的贴牌加工行为构成商标法意义上的商标使用，泓信公司未经许可，在其申报出口的机动车钨灯货物及外包装上使用HENKEL商标标识，侵犯了第三人恩同公司的商标专用权；广州海关依法对泓信公司的商标侵权行为进行查处，事实清楚，援引法律正确，行政处罚决定合法。在这一时期，关于贴牌加工行为是否构成商标侵权存有争议。一种观点认为不构成侵权，主要理由是贴牌加工行为造成相关公众的混淆、误认是构成侵犯注册商标专用权的前提，定牌加工是基于有权使用商标的人的明确委托，并且受委托定牌加工的商品不在中国境内销售，不可能造成相关公众的混淆、误认。另一种观点认为构成侵权，主要理由是贴牌加工行为是商标使用行为，商标具有地域性，国内的商标权利人有权禁止他人在国内使用权利商标，并有权在海关进行备案，禁止出口。2、第二个时期：法院普遍认为不侵权
2011年，上海市第一中级人民法院作出（2011）沪一中民五(知)终字第130号判决，认为无锡艾弗国际贸易有限公司加工的服装上使用涉案商标具有商标权利人合法的授权，无锡艾弗国际贸易有限公司申报出口3484条女裤系履行定牌加工合同的行为。无锡艾弗国际贸易有限公司定牌加工的商品未在我国国内销售，并未造成市场混淆，也未对被告造成影响及损失，不构成对（香港）鳄鱼恤有限公司商标权的侵害。2012年，山东省高级人民法院作出(2012)鲁民三终字第81号判决，认为瑞田公司所使用的被控侵权吊牌、领标均系国外委托加工方韩国ESPOIR CO. LTD公司提供，所加工产品全部销往国外而不在中国境内销售，属于对外“贴牌加工”行为。由于瑞田公司所加工产品全部出口，并不在中国市场上流通销售，因此，在中国境内，上述吊牌、领标不具有识别商品来源的功能。加工方按照委托方的要求，将商标贴附于加工之产品上，就其性质而言，属于加工行为，不是商标法意义上的商标使用行为。而瑞田公司对外加工产品，尽到了必要的审查注意义务。其主观上没有侵害鳄鱼恤公司注册商标权的故意或过错，尽到了合理的注意义务。山东高院认为商标具有地域性特点，即在一国注册的商标在该国范围内受法律保护。商标的基本功能为识别功能，而商标的识别功能只有在商标法意义上的“商标使用行为”中才得以体现，只有商品进入流通领域，商标的识别功能才得以发挥；商品不进入流通领域，商标只不过是一种装饰，无所谓识别问题。因此商标法上的商标使用，应当是与商品流通相联系的使用行为。在该时期山东高院认为贴牌加工行为不构成商标侵权。福建省高级人民法院发布2014年知识产权司法保护十大案例，其中福州亚玛机电有限公司与福州市金莱恩电机有限公司、福州领富进出口有限公司侵害商标权纠纷案亦是涉及贴牌加工是否构成侵害商标权问题，在该案件中，福建省高级人民法院认为涉外贴牌加工产品未进入我国流通领域的，不构成商标侵权。在这一时期，法院普遍认为贴牌加工不构成商标法上的使用，贴牌加工产品未进入我国流通，不构成商标侵权。3、第三个时期：法院认为贴牌加工侵权渐渐成为主流观点
2019年，本田技研工业株式会社与重庆恒胜鑫泰贸易有限公司等侵害商标权纠纷再审案成为分水岭，之后法院认为贴牌加工侵权渐渐成为主流观点。最高人民法院在(2019)最高法民再138号判决中认为，只要具备了区别商品来源的可能性，就应当认定该使用状态属于商标法意义上的“商标的使用"，商标法所称相关公众，是指与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者。相关公众除被诉侵权商品的消费者外，还应该包括与被诉侵权商品的营销密切相关的经营者，被诉侵权商品运输等环节的经营者即存在接触商品的可能性。随着电子商务和互联网的发展，即使被诉侵权商品出口至国外，亦存在回流国内市场的可能。同时，随着中国经济的不断发展，中国消费者出国旅游和消费的人数众多，对于“贴牌商品"也存在接触和混淆的可能性。因此，最高人民法院认为贴牌加工构成商标法上的使用行为，在法律适用上，要维护法律制度的统一性，不能把某种贸易方式（如本案争议的涉外定牌加工方式）简单地固化为不侵犯商标权的除外情形，认为贴牌加工构成商标侵权。2022年，广东省江门市中级人民法院作出（2021）粤07民终7190号判决，认为金莱特公司在其生产的产品以及产品包装上使用“CATA”标识，能够识别商品来源，因此该使用状态属于商标法意义上的商标使用行为，而金莱特公司虽然有国外公司的授权，但是在国内并没有商标专用权，江门市中级法院认为对于没有在中国注册或者获得使用许可的商标，即使在国外获得注册，在中国也不享有注册商标专用权。因此，江门市中级人民法院认为贴牌加工构成商标侵权。随着最高人民法院(2019)最高法民再138号判决的作出，法院认为贴牌加工侵权将可能成为主流观点。作为国内生产加工企业，很难在短期内进行变革，那么如何应对目前司法实践将“贴牌加工”认定为侵权的局面呢？国内生产加工企业，在接到国外公司的订单时，应要求国外公司提供其商标、专利证书，核查其申请及注册时间、权利状态；并核查国外公司出具的授权委托书，到底是委托生产还是委托采购；若国外公司所提供的商标明显是中国的知名商标或世界驰名商标，建议直接拒绝该委托；2、查询相关商标在中国的注册情况
可以自己或委托专业机构查询相关商标在中国的注册情况，若发现相关商标已经在中国注册，那应继续在中国海关总署查询相关商标是否有进行海关备案；若相关商标已经注册并已经进行海关备案，则要审慎地面对该笔订单；3、对在中国已经注册的商标提出撤销或无效申请
我们不排除有一些个人或公司为了商业利益，在中国抢注了国外公司的商标，若国外公司及国内加工企业认为相关商标被他人抢注，可以向国家知识产权局提出无效宣告申请，若该商标已经注册满三年，亦可以尝试提出撤销连续三年不使用商标的申请；4、对已经在中国海关总署备案的商标提出撤销备案申请
根据《中华人民共和国知识产权海关保护条例》的规定，知识产权备案情况发生改变的，知识产权权利人应当自发生改变之日起 30 个工作日内，向海关总署办理备案变更或者注销手续。知识产权权利人未依照前款规定办理变更或者注销手续，给他人合法进出口或者海关依法履行监管职责造成严重影响的，海关总署可以根据有关利害关系人的申请撤销有关备案，也可以主动撤销有关备案。 面临着经济发展全球化程度不断加深，国际贸易分工与经贸合作日益复杂，各国贸易政策冲突多变的形势,人民法院的司法观点会随着国内和国际经济的发展形势而不断修正，国内加工企业则要提升知识产权创造、运用、保护和管理能力，来应对不断变化的市场环境与司法环境。